CONSULENZA TECNICA
PERITO TRIBUNALE Nr. 165 pag. 113 reg. Alessandria
Nelle cause in cui viene posta in discussione la validità di un brevetto, l’attività istruttoria di maggior rilevanza è la valutazione in termini storici, o in termini tecnico-giuridici, degli elementi di fatto offerti dalle parti e tendenti a provare, o non, la sussistenza dei requisiti di legge. L’atto amministrativo di accertamento di alcuni requisiti del contenuto della domanda di brevetto, che si conclude con la concessione, certifica l’efficacia del brevetto, anche ai fini penali. È quindi sufficiente che il titolare, o l’avente causa, si rifaccia all’accertamento documentato nell’attestato di brevetto per provare la validità del suo diritto, ciò fa sì che spetta a chi contesta l’inesistenza o l’invalidità del diritto brevettuale, darne prova.
Per tali motivi l’art. 77 L.I. recita: “L’onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto”.
Va notato che tale presunzione di validità del brevetto non riguarda la legittimità dell’atto amministrativo di concessione, ma si riferisce esclusivamente al fenomeno processuale dell’inversione dell’onere della prova. La prova può essere ottenuta o mediante la Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.), o mediante altri mezzi di prova quali, ad esempio, il rigetto di una parallela domanda di brevetto in sede di Brevetto Europeo.
La C.T.U., nell’ordinamento italiano, non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, né può essere disposta per sopperire all’inerzia di queste. Due sono sostanzialmente le strade per svolgere una C.T.U.
Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è una figura giuridica introdotta con il codice di procedura civile attualmente in vigore e che sostituisce il perito, figura giuridica prevista dal codice del 1865. Il consulente tecnico d’ufficio non limita la sua opera alla stesura di una relazione che rispecchi il suo parere su una o più questioni, ma “presta assistenza” al giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. Per capire quale è il ruolo del CTU in una controversia che ha per oggetto diritti brevettuali, o di proprietà industriale, è comunque necessario inquadrare la sua figura all’interno del processo civile “ordinario”.
Il CTU è considerato una figura ausiliaria del giudice, cioè fa parte di coloro che, pur non facendo parte degli uffici giudiziari, coadiuvano il magistrato svolgendo attività funzionalmente e, a volte, sostanzialmente giurisdizionali. Tale figura si è resa necessaria per poter fornire al giudice gli strumenti necessari affinché egli si possa formare un’opinione precisa, anche in quelle questioni ad alto contenuto tecnico, nelle quali sarebbe necessaria una preparazione specifica che non può essere in possesso del magistrato. È per tale motivo che l’oggetto della valutazione del CTU deve essere sempre di natura tecnica, senza mai sconfinare in valutazioni giuridiche. Qualora il giudice affidi al CTU un’indagine di tale tipo, la soluzione della controversia deve sempre essere basata su valutazioni autonomamente formulate dal giudice, senza cioè che questi si sia basato sulla perizia.
Proprio la denominazione “consulente tecnico d’ufficio”, mette in rilievo due caratteristiche:
Il CTU ha come compito di constatare i fatti della causa e fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questi ritiene opportuno chiedergli, ma non ha il compito di sopperire all’inerzia delle parti nell’adempimento al proprio onere probatorio, infatti la consulenza non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione di fatti già acquisiti. Pertanto, le parti non possono richiedere la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) con il fine di accertare l’esistenza di fatti non provati, in quanto tali fatti devono essere già dimostrati nel momento in cui si richiede la CTU, in quanto detta può solo fornire una valutazione tecnica su di essi.
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, può accadere talvolta che la CTU fornisca elementi di prova e questo accade quando:
La CTU non può, invece, mai riguardare la valutazione del contenuto di un contratto, oppure di fatti su cui può essere prestata la prova testimoniale, non può neppure riguardare valutazioni ed interpretazioni sul contenuto di sentenze. Nel campo dei brevetti vanno segnalati i seguenti orientamenti:
La valutazione dell’opportunità di ammettere una consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui provvedimento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione. Tuttavia il giudice ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione della CTU, quando questa assuma rilevanza decisiva ai fini della decisione. Nel caso in cui il giudice decida di non ricorrere all’ausilio del CTU, deve dimostrare con motivazione adeguata, d’aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingere l’istanza di ammissione della CTU e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso ad indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale esercitabile senza obbligo di motivazione e senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità quando risulti che gli elementi di convincimento, per disattendere la richiesta della parte, siano tratti da risultanze probatorie già acquisite e valutate con giudizio immune dai vizi logici e giuridici.
Quando la consulenza tecnica sia richiesta da una parte al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenta come strumento d’indagine più efficace e funzionale, il giudice del merito non può negarla senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell’istanza e non può rigettare la pretesa sostanziale osservando che con quella richiesta non si è adempiuto all’onere della prova. Se la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, perché i fatti fondamentali non possono altrimenti essere provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre indagini tecniche e, dall’altro, respingere la domanda perché non provati i fatti che soltanto l’impiego di conoscenze tecniche avrebbero potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. È comunque inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si impugni un provvedimento istruttorio ammissivo della CTU.
La scelta del Consulente Tecnico d’Ufficio
Il consulente tecnico, o i consulenti tecnici d’ufficio, nel caso in cui sia nominato un collegio di periti, di regola devono essere iscritti ad un apposito albo diviso per categorie, istituito presso ogni Tribunale e presieduto dal Presidente di detto Tribunale. Qualora si ritenga necessaria una competenza tecnica particolare, il giudice può anche nominare come consulente una persona iscritta in un albo di diverso Tribunale ovvero non iscritta in alcun albo, previo parere del Presidente del Tribunale e con provvedimento nominativo.
La mancata osservanza di queste regole non invalida il provvedimento di nomina avendo funzione direttiva e non essendo dettate a pena di nullità. La CTU può essere affidata anche ad un non iscritto all’albo professionale qualora le parti non si oppongano, ma non può essere affidata a chi non sia in possesso dell’abilitazione professionale, a meno che le parti siano concordi nel riconoscerne la competenza tecnica. Nel giudizio di appello può essere nominato lo stesso CTU che ha prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di proporre istanza di ricusazione.
L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
Il CTU, nello svolgimento del suo incarico in tema di Brevetti e Marchi, non è tenuto alla valutazione dei soli aspetti tecnici, ma può anche compiere un’opera di ricostruzione tecnica dei fatti prospettati dalle parti, evitando però di sostituirsi all’onere probatorio che spetta alle parti. Egli deve collaborare con il giudice sia in udienza che in camera di consiglio, fornendo i chiarimenti che da questo gli vengono richiesti. La sua attività può estendersi anche fuori dell’udienza ed anche in altra circoscrizione giudiziaria.
Tutta l’attività del CTU deve svolgersi sempre tenendo presente i limiti che vengono fissati dal giudice nel quesito e quindi deve riguardare fatti precisamente indicati dalle parti e tradotti nei quesiti sottopostigli dalle parti e dal giudice o comunque, su questioni intimamente collegate all’oggetto dell’indagine tecnica. Il consulente tecnico di ufficio, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice, non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, né ad ampliare l’indagine quando abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio.
Nello svolgimento dell’incarico affidatogli, il consulente tecnico d’ufficio può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, rifacendosi, nella sua relazione, alle loro conclusioni, dopo averle responsabilmente valutate, al fine di acquisire, mediante necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentono di rendere al giudice un parere più informato. Il ricorso, da parte del CTU, all’opera di detti esperti non richiede una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, nè il successivo giuramento degli esperti medesimi, dal momento che il risultato della loro indagine è sottoposto al vaglio del consulente stesso, ed a quella del giudice, restando salva la facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni in ordine a queste indagini, come utilizzate nella relazione tecnica. Le osservazioni che il consulente tecnico aggiunge, con apposita postilla alla propria relazione, anteriormente al deposito della stessa, formano parte integrante di questa e, non sottraendosi alla possibilità di esame e confutazione ad opera delle parti interessate, possono essere poste dal giudice a fondamento della sua decisione. Non comporta nullità della CTU l’espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l’art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse.
Le dichiarazioni rese e le informazioni fornite dai terzi al CTU, nel corso delle sue operazioni, riguardo a fatti intimamente collegati con l’oggetto delle indagini, non valgono in alcun modo, tanto meno se raccolte fuori dalla presenza del giudice, quali vere e proprie deposizioni testimoniali, ma hanno, anche nel caso di mancata contestazione delle parti, valore di indagini liberamente apprezzabili. Allorchè il consulente abbia indicato i nomi delle parti liberamente interpellate, il giudice, cui è rimessa la valutazione di ogni accertamento del CTU che esorbiti dai quesiti assegnatigli, può considerare tali accertamenti come elementi di prova, o ammettere le parti a provare, positivamente o negativamente tali circostanze.
È escluso che il CTU possa prendere in considerazione, senza il consenso delle parti, documenti non acquisitial processo, perché allora non si tratterebbe di utilizzare semplici elementi di fatto, ma di valutare un documento che avrebbe potuto essere utilizzato in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne avesse ordinata l’esibizione e ne avesse quindi accertata la validità sostanziale e formale.
Il consulente che è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare in tempo utile, ex art. 90 disp. att., comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo d’inizio delle operazioni garantendo il contraddittorio. Nessuna forma particolare è prevista, per l’avviso, potendo anche essere verbale, e nell’ipotesi in cui la comunicazione sia data mediante dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza, l’eventuale assenza dei difensori è irrilevante, atteso che il contenuto di tale verbale si presume noto e non và comunicato alle parti e nessuna comunicazione deve essere data alla parte contumace.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’obbligo della comunicazione è sancito con esclusivo riferimento alla fase iniziale delle operazioni peritali, sicchè esso non opera per ogni singola indagine successiva, che lo stesso consulente ritenga di dover compiere, essendo onere delle parti, seguire lo svolgimento delle varie fasi.
Nell’ipotesi in cui il consulente rinvii le operazioni a data da destinarsi e poi le riprenda senza più curarsi di avvertire le parti e i loro consulenti, direttamente o a mezzo del cancelliere, occorre di volta in volta accertare se tale comportamento omissivo sia stato potenzialmente idoneo a danneggiare ed abbia effettivamente pregiudicato o meno la concreta difesa delle parti. Nel momento in cui si realizza una violazione dei diritti della difesa, non essendo questa stata messa nelle condizioni di seguire e controllare le operazioni del CTU, si avrà la nullità della perizia. La violazione dei diritti della difesa nell’espletamento della consulenza tecnica, dà luogo a nullità relativa della relazione, e quindi deve necessariamente essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, pena la sua sanatoria. L’eventuale nullità non può essere eccepita d’ufficio dal giudice, nè per la prima volta in grado di appello.
L’art. 195 c.p.c. statuisce che “delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale si inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa”.
Dal testo di questo articolo si è dedotto che la scrittura non rappresenta la forma essenziale, ma la documentazione delle attività svolte dal CTU, da ciò ne deriva che:
La giurisprudenza ritiene che non sia motivo di nullità la circostanza che il CTU non abbia inserito nella relazione le osservazioni delle parti, purché sia chiaro che ne abbia tenuto conto. Il termine che il giudice indica per il deposito della relazione è un termine ordinatorio: può quindi essere prorogato e la sua inosservanza non determina la nullità della consulenza. Tuttavia nel caso di deposito avvenuto dopo la rimessione della causa al collegio, della relazione del CTU su cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento, si determina la nullità del procedimento per violazione del diritto al contraddittorio. Il mancato rispetto del termine per il deposito può essere considerato giusto motivo per la sostituzione del CTU, ai sensi dell’art. 196 c.p.c.
Se il giudice non fissa tale termine di cui all’art. 289 c.p.c: “i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro comunicazione o notificazione se prescritte…”.
“Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico” art. 196 c.p.c. Presupposto della rinnovazione delle indagini è che i risultati della consulenza già espletata risultino insufficienti o inidonei.
Quando invece ci sia scarsa chiarezza sulla relazione o sulle risultanze del processo verbale, non si avrà rinnovazione ma semplicemente una richiesta di chiarimenti. In caso di rigetto della istanza di rinnovazione delle indagini (o di richiamo del consulente per chiarimenti), il giudice non è tenuto a motivare diffusamente il proprio provvedimento, essendo sufficiente che riconosca come esaurienti i risultati già conseguiti e atteso che, in tale riconoscimento, risultano adeguatamente contenute le ragioni che lo hanno indotto a non ammettere tali indagini.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario o facoltativo, eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa non avendo partecipato alle operazioni di consulenza, il giudice deve provvedere alla rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza. Si ritiene anche che il CTU non debba dare comunicazione al consulente di parte delle nuove indagini disposte in seguito alla richiesta di chiarimenti dopo il deposito della relazione.
Anche il giudice di appello ove ritenga esaurienti i risultati della consulenza già espletata in primo grado, non è tenuto, neppure in presenza di esplicita richiesta della parte, a disporre la rinnovazione delle indagini già eseguite, nè è tenuto ad una specifica confutazione dell’istanza, essendo adeguato allo scopo, il richiamo alla sufficienza degli elementi già acquisiti.
“Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori” ex art. 197 c.p.c.
La convocazione del CTU in camera di consiglio è facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio, il cui mancato esercizio non configura un vizio del procedimento.
Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata, devono essere chiamate le parti che possono svolgere e chiarire le proprie ragioni a mezzo dei difensori e dei consulenti di parte, essendo così data attuazione al contraddittorio. Sia il CTU che il consulente di parte devono ritirarsi in camera di consiglio prima che inizi la deliberazione della causa ex art. 276 c.p.c. Anche qualora venga invitato ad assistere alla discussione, il CTU è ausiliare del giudice e può richiedere chiarimenti alle parti.
L’ufficio del CTU, la sua ricusazione, la responsabilità del CTU
“Il consulente tecnico scelto tra gli iscritti di un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.” ex art. 63 c.p.c.
Il CTU può rifiutare l’incarico solo quando esiste un valido motivo di astensione, in quanto il suo obbligo deriva direttamente dalla legge. Il compito di valutare se ragioni addotte dal CTU sono giuste, cioè dettate dall’interesse del servizio e non da interessi personali, è affidato al giudice. Si è sostenuto che non sussiste la nullità della consulenza se il CTU aveva l’obbligo di astenersi e non lo ha fatto. I motivi di ricusazione del CTU sono gli stessi previsti per i giudici; a decidere sull’istanza di astensione, ricusazione o denuncia di non accettazione dell’incarico, sarà sempre il giudice istruttore.
“Si applicano al consulente le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.” ex art. 64 c.p.c.
Oltre alla responsabilità prevista da detto articolo, il CTU è sottoposto ad una responsabilità disciplinare alla quale è assoggettato dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e dalle leggi professionali sia come iscritto all’albo dei CTU, che come appartenete all’ordine o collegio professionale. Al CTU si applicano le norme del codice penale che riguardano la responsabilità dei periti. Da ciò deriva che, perché sussista responsabilità del CTU, è necessaria la colpa grave.
Si ritiene che sia ravvisabile la colpa grave ad esempio nel caso di perdita o distruzione della cosa controversa e di documenti affidati; sussiste anche colpa grave quando la consulenza appaia inattendibile. È invece dubbio che sussista nel caso di errore anche se questo è dovuto a manifesta imperizia. Nell’ipotesi di colpa grave è anche dovuto il risarcimento dei danni; questo indipendentemente dal fatto che sia stata applicata la pena pecuniaria.
Il danno deve comunque essere sempre provato.
